Como resultado de analizar variables de intangibles principalmente relacionados a propiedad intelectual entre los que se analizaron: Marcas, Derechos de autor (arquitectónicos), diseños industriales etc.
Sin embargo, hay poco respecto a explorar el know how, activo intangible de hecho en materia de propiedad intelectual, sin el encuadramiento de la figura de Secreto Industrial.
Para este análisis hay que recurrir a la NIF-C8
El Know How como su traducción al español menciona es un “Saber Cómo” es decir un conocimiento que puede ser aplicado y que si bien no resulta del todo confidencial, la pericia, habilidad, experiencia, relaciones públicas (lobbying) son factores fundamentales para que la persona que trata de aplicar el conocimiento obtenga el resultado deseado.
La NIF nos manifiesta que para la existencia de cualquier activo intangible debe existir Identificabilidad, Control y Beneficio económico futuro.
En el sentido de control la propia norma menciona que “Surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si dichos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones”
Por otro lado, el Know how es reconocido por la legislación mexicana por medio de tesis aisladas tales como:
1.- Contrato de franquicia y know how (secreto industrial). Su concepto.
2.- Contrato de franquicia. Elementos que lo distinguen.
[saber hacer (know how), es decir, aquellos conocimientos o técnicas probadas que constituyen el éxito del negocio]
Tesis del Tribunal Administrativo mencionan lo siguiente;
VII-P-2aS-788
ELEMENTOS PROBATORIOS PARA DETERMINAR SI EL CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA ES SUSCEPTIBLE DE SER CONSIDERADO COMO UN BENEFICIO EMPRESARIAL.-
Conforme a la Ley y a la Doctrina, no existe una definición clara sobre el concepto de beneficios empresariales; sin embargo, debe entenderse en un sentido amplio, comprendiendo todas las rentas de la explotación de una empresa, excepto aquellas que estén enunciadas en los artículos del tratado internacional correspondiente. Por tanto los pagos por asistencia técnica efectuados por una empresa, deben ser considerados como beneficios empresariales, cuando se acredite con los elementos probatorios, que se está en presencia de estos, siendo dichos elementos entre otros, los contratos de prestación de servicios técnicos, y recibos o facturas de pago conducentes, que dichos pagos se efectuaron a un residente en el extranjero y además, que las remuneraciones pagadas por servicios técnicos o de asistencia técnica, son distintas a las remuneraciones pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, conocidas como "know how".
TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE
COMERCIO EXTERIOR
VII-P-1aS-479
PAGOS POR CONCEPTO DE REGALÍAS CORRESPONDIENTES A INFORMACIONES RELATIVAS A EXPERIENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES O CIENTÍFICAS, IDENTIFICADAS COMO KNOW-HOW.-
En términos del artículo 12 del Modelo Convenio para Evitar la Doble Tributación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se califican como regalías, las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, las cuales de acuerdo con los comentarios al citado Modelo Convenio, aluden al concepto de conocimientos prácticos conocidos como know-how; por lo que los pagos por dichas informaciones se refieren a la transmisión de cierta información no patentada, nacida de experiencias previas que tienen aplicaciones prácticas en la explotación de una empresa y de cuya transmisión puede derivarse un beneficio económico; además, en los contratos de know how, una de las partes se obliga a comunicar a la otra parte sus conocimientos y experiencias especializados no revelados al público; lo cual los distingue de aquellos otros contratos de prestación de servicios, donde una de las partes se obliga, apoyada en los conocimientos usuales de su profesión, a elaborar una obra a cuenta de la otra parte. En ese tenor, se concluye que para estar ante un contrato de know how, necesariamente debe existir una transferencia de conocimientos y los pagos que se efectúen con motivo de ese contrato se consideran regalías, gravadas conforme a la tasa preferencial prevista en el Convenio para evitar la doble tributación de que se trate.
TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE
LEY ADUANERA
VI-P-2aS-211
REGALÍAS PAGADAS EN RAZÓN DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN, NO INCREMENTAN EL VALOR DE TRANSACCIÓN.-
Las regalías pagadas por el importador cuando derivan de un contrato de franquicia no incrementan el valor de transacción de las mercancías importadas en términos de la fracción III de los artículos 49 y 65 de la Ley Aduanera, vigentes el primero de ellos, hasta el 31 de marzo de 1996 y el segundo a partir del 1° de abril de dicho año, toda vez que dichas regalías no constituyen una condición de venta, requisito que establecen para tal efecto los dispositivos legales citados, toda vez que las mismas se pagan a cambio de la transmisión del "know-how", esto es, por la asesoría que recibe el franquiciatario para "saber hacer" el negocio, lo que implica prestación de apoyo continuo, formación del personal, suministro de logotipo, colores, forma de presentación de la mercancía, publicidad, entre otros; de tal forma que, aún sin la venta de la mercancía, el franquiciatario está obligado al pago de las regalías, lo que deja en claro que no se pagan como condición de venta y no se actualiza en consecuencia el supuesto de ley que obligue al importador a hacer el referido incremento. (38)
De lo anterior se puede concluir lo siguiente:
1.- Conforme a la Ley y a la Doctrina, no existe una definición clara sobre el concepto de beneficios empresariales; sin embargo, debe entenderse en un sentido amplio, comprendiendo todas las rentas de la explotación de una empresa, excepto aquellas que estén enunciadas en los artículos del tratado internacional correspondiente. Por tanto los pagos por asistencia técnica efectuados por una empresa, deben ser considerados como beneficios empresariales,
2.- La asistencia técnica, es distinta a las remuneraciones pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, conocidas como "know how".
3.- En términos del artículo 12 del Modelo Convenio para Evitar la Doble Tributación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se califican como regalías, las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, las cuales de acuerdo con los comentarios al citado Modelo Convenio, aluden al concepto de conocimientos prácticos conocidos como know-how;
4.- Los pagos por dichas informaciones se refieren a la transmisión de cierta información no patentada, nacida de experiencias previas que tienen aplicaciones prácticas en la explotación de una empresa y de cuya transmisión puede derivarse un beneficio económico; además, en los contratos de know how, una de las partes se obliga a comunicar a la otra parte sus conocimientos y experiencias especializados no revelados al público; lo cual los distingue de aquellos otros contratos de prestación de servicios, donde una de las partes se obliga, apoyada en los conocimientos usuales de su profesión, a elaborar una obra a cuenta de la otra parte. En ese tenor, se concluye que para estar ante un contrato de know how, necesariamente debe existir una transferencia de conocimientos y los pagos que se efectúen con motivo de ese contrato se consideran regalías.
5.- El "know-how", esto es, por la asesoría que recibe el franquiciatario para "saber hacer" el negocio, lo que implica prestación de apoyo continuo, formación del personal, suministro de logotipo, colores, forma de presentación de la mercancía, publicidad, entre otros;
CASO CONCRETO HIPOTÉTICO.
CONSTRUCCIÓN CONDOMINIO VERTICAL
Existen 3 socios Hugo, Paco y Luis ellos además de ser amigos cada uno tiene experiencia en el ramo de la construcción por proyectos previos.
Hugo es Ingeniero Civil, Paco es Arquitecto y Luis es Financiero. Los tres determinan aportar sus conocimientos técnicos para entre los tres poder lograr el cometido de construir el Edificio llamado Cima Angelópolis.
Las aportaciones iniciales son de 20 millones de pesos cada uno con lo que se adquiere el terreno y la fase inicial del desarrollo.
Se prevé la construcción de una torre de 10 pisos cada uno con un precio de preventa de 15 millones, por lo que la proyección inicial de ventas es de 150 millones de pesos.
Hugo, Paco y Luis aportan de forma intangible sus conocimientos técnicos y asistencia por el periodo de construcción que se estima que será de 24 meses y 12 meses más de comercialización.
Según las proyecciones se estima según avalúo que el valor de dicho “Know how” de los tres socios vale 15 millones de pesos.
Los socios aportan ese Know How por medio de contrato a la sociedad denominada Cima Angelópolis S.A. de C.V. dicho contrato tiene la duración de 36 meses en los cuales se prevé el proyecto se encuentre finalizado.
Luego entonces, cada socio tendría una aportación extraordinaria de 5 millones de pesos en intangibles.
Amortización
La NIF C-8 manifiesta en su párrafo 79 y 80 lo siguiente;
Periodo de amortización
La cantidad amortizable de un activo intangible debe asignarse sobre una base sistemática durante su vida útil estimada, salvo que tenga una vida indefinida (párrafo 81).
Para estimar la vida útil de un activo intangible debe considerarse lo siguiente:
A. El uso esperado del activo por parte de la entidad, independientemente de si el activo
puede ser usado por otra administración;
B. Los ciclos de vida típicos del producto, incluyendo información pública disponible sobre
estimaciones de vida útil para activos parecidos que tengan una utilización similar.
C. Obsolescencia técnica, tecnológica o de otro tipo.
D. El periodo de control sobre el activo, incluyendo los límites, ya sean legales o de otro tipo
E. Que la vida útil del activo depende de la vida útil de otros activos de la entidad.
Luego entonces, si el activo en este caso el “Know how” tiene una vida finita por sus límites contractuales y la obsolescencia técnica debería amortizarse en los 3 años que dura dicho contrato.
¿Cómo se puede justificar que éste know how es un activo intangible?
Éste know how se encuentra como anteriormente se demostró en diversos textos legales particularmente tesis tanto de tribunal administrativo como en tesis de la SCJN. Ambas aplicables de manera directa a los casos concretos del tema de valuación e incorporación.
Métodos de valuación de posible aplicación.
1.- FFCF: Free Cash Flow.- Flujo de efectivo/caja libre descontado.- Mediante el cual se valoran los flujos de efectivo que se generarán en virtud del “Know How”, es decir, el beneficio económico futuro.
2.- EVA: Valor Económico Añadido.- Mediante el cual se evalúa el valor agregado que el Know How aporta al proyecto o empresa.
3.- Múltiplos.- Mediante el cual se obtienen Valores en múltiplos de Utilidades, capital, EBITDA, etc.
4.- Interbrand.- Mediante el cual se evalúan los diferentes escenarios económicos que puede tener el proyecto o empresa con el Know How.
5.- Opciones reales.- Mediante el cual se evalúan las diferentes opciones que se podrán tener alutilizar el Know How agregando valor al proyecto o empresa.
ETC...
Instrumento de aportación
Contrato de Know How y asistencia técnica.
El contrato de licencia de Know How y Asistencia técnica deberá tener las siguientes cláusulas;
1.- Descripción del know how a aportar y justificación de su importancia.
2.- Aportación del intangible.
3.- Vigencia determinada.
4.- Ratificación ante Notario / Corredor para su incorporación.
No es necesario que el know how se vincule al secreto industrial (LPI) ya que el Know how no debe ser confidencial, sino que se debe apoyar en el expertise que la persona puede aportar al proyecto en cuestión y vinculada a otros activos intangibles reconocidos en la NIF.
Listas de clientes, relaciones no contractuales con clientes, permisos de construcción, conocimiento técnico (uso en la práctica).
Referente al presente estudio se formularon las siguientes preguntas;
1.- ¿Cuáles son las bases para sustentar el valor del Know How?
2.- ¿Cómo se puede materializar el Know How?
3.- ¿Qué tipo de activo intangible es el Know How (en referencia a la NIF)?
4.- ¿Qué debe tener el contrato de Know How?
Las preguntas son contestadas en el orden formulado.
1.- ¿Cuáles son las bases para sustentar el valor del Know How?
La valuación además de ser una ciencia que debe estar sustentado en metodologías impuestas por tendencias internacionales, en las que se incluyen como internacionalmente aceptadas las expuestas por expertos como Aswath Damodaran y Pablo Fernández la valuación termina siendo un arte en la cual el valuador debe tomar en la cual el valuador debe tomar en consideración todas las metodologías y factores de mercado posibles y aplicables para poder asignar un valor al intangible.
En algunas metodologías para la valuación del intangible, este se obtiene a través del valor de la empresa (como una parte de la misma); otras metodologías lo valúan directamente construyendo un flujo que proviene directamente del intangible.
Comúnmente dicho valor de intangibles es asignado a la marca, sin embargo si se justifica la asignación de dichos valores a otro intangible como en este caso el know how, es igualmente válido, por lo que la metodología de obtener el valor de una marca o de un know how pudiera ser el mismo.
2.- Cómo se puede materializar el Know How.
El Know How quizás es el intangible más volátil de todos en relación a los intangibles existentes, y es tan volátil ya que cada ciencia y expertise tiene su know how impreso, tres ejemplos de esto pueden ser los siguientes:
Ejemplo A.- Know How deportivo.
El equipo de fútbol Negros F.C. ha tenido un par de temporadas para el olvido, ha hecho grandes inversiones en jugadores e infraestructura, sin embargo el equipo se encuentra en problemas porcentuales después de no encontrar funcionamiento.
El Presidente deportivo determina contratar al El Flaco Rodríguez como director técnico, éste tiene una gran experiencia como motivador y estratega deportivo (KNOW HOW), lo que revierte el conflicto del club e inclusive en 8 fechas que le quedaban al torneo, logró calificar al equipo.
Ejemplo B.- Know How Franquicia.
Carl’s Jr. es una franquicia en el ramo competido de hamburguesas y comida rápida que ofrece su franquicia con gran éxito a pesar de competir con grandes jugadores de la industria como McDonalds y Burger King.
Carl’s Jr.. tiene mucho éxito debido a sus especialidades, recetas, sistemas administrativos y a la selección de colocación de cada unidad de negocio. (Know How)
Cada que otorga una franquicia provee de capacitaciones, manuales de operación, administración y estudios de mercado propio que le ayuda a seleccionar con éxito sus ubicaciones estratégicas, lo que le brinda el éxito comprobado de hasta el 94% de las unidades que abre (Know How).
Ejemplo C.- Know How Sociedades
Pedro, Jaime y Raúl son experimentados hombres de negocios relacionados a la industria de la construcción, todos ellos amigos, nunca habían trabajado antes deciden invertir para un desarrollo nuevo en la ciudad de Puebla.
Pedro tiene conocimiento de unos terrenos con excelentes condiciones, además de ser amigo de uno de los dueños de dichos previos y ser un excelente negociador, por lo que ha conseguido que el predio se aporte sin costo al proyecto.(Know How)
Jaime es un reconocido arquitecto, ha ganado premios internacionales y sus obras arquitectónicas son íconos en muchas ciudades lo que garantiza el éxito en ventas de cualquier proyecto que realiza.(Know How)
Por su parte Raúl, es un hombre de negocios con una experiencia importante en el lobbying político y público, lo que le permite al proyecto obtener los permisos y regularizaciones en tiempo record, aparte de una potencialización única en la zona.(Know How)
Derivado de lo anterior se prueba que el Know how tiene sin dudas una naturaleza flexible.
3.- ¿Qué tipo de activo intangible es el Know How (en referencia a la NIF)?
El Know How puede tener con base a la NIF las siguientes naturalezas:
B13
Listas de clientes, ( tales como distribuidores, por correo, suscriptores, de publicidad y otros, incluyendo bases de cliente) No contractual.
B19
Franquicias. Contractual.
B21
Investigación y desarrollo en proceso. Derecho legal.
B21
Tecnología no patentada, conocimiento técnico. Uso en la práctica.
B21
Procesos y fórmulas confidenciales. Contractual
B21
Dibujos técnicos, manuales de procedimientos técnicos planos. Derecho legal.
B21
Creación de procesos de manufactura, procedimientos, lineas de producción. Derecho legal.
4.- ¿Qué debe tener el contrato de Know How?
La cesión del know how puede darse de varias formas ya que se puede enajenar o se puede licenciar. (la licencia en sentido amplio es permitir su uso para un goce o explotación) [por ejemplo cuando compramos una computadora tenemos el uso del software, sin embargo no nos concede derechos de modificación ni de réplica, o venta del software a terceros]
Por otro lado un know how puede ser enajenado.
Caso Práctico 1.
Compra de Black Cola a Refresquera ABC Cola.
Black Cola Company ha observado el rápido crecimiento de ABC Cola, bebida competidora de origen canadiense el cual está dirigida a un segmento de menor capacidad económica y que gusta de la fórmula que ABC Cola ofrece. Además de volverse una opción para centros de consumo ya que la bebida es 30% más económica que la Black Cola Company y el consumidor no diferencia entre ambas.
Black Cola Company decide la compra de la compañía, sin embargo se encuentra que la misma se encuentra enproblemada con temas fiscales, legales y laborales.
Por lo que sus analistas y abogados determinan que no es la mejor idea comprar la empresa, sino únicamente sus activos intangibles entre los cuales se encuentran las marcas, el know how y fórmula de la bebida, rutas de distribución, listas de clientes y algunos activos tales como maquinaria y transporte.
Dicho Know How se adquiere por medio un contrato de compraventa de activos.
Por el Lic. Aldo Ricardo Rodriguez